📚 第五講 · IP Litigation & Disputes in Biotech
當你花數年建立的專利被人挑戰時,會發生什麼。
103 · L5 IP Litigation & Disputes in Biotech
Master Logic 主線邏輯
- 專利是「主張」不是「權利」 → 本講與 L1–L4 最大的分別:前三講問「怎麼取得與運用 IP」,本講問「被人挑戰時會怎樣」。每一件已授權的專利都被推定為無效,直到它通過挑戰。
- 生物科技的處境更艱難 → 同一件產品可以同時在四個戰場被攻擊:專利適格性、說明書支撐、侵權、以及法規途徑。這四條線任何一條斷掉,專利就保護不了產品。
- 訴訟與無效是兩場仗 → 侵權之訴問「產品有沒有落進我的 claim」;無效程序問「這件專利當初應不應該被授予」。兩者在中國分軌(法院 vs. CNIPA),在美國合軌。
- 六類生物科技糾紛 → ①自然物專利適格性;②claim 廣度 vs. 說明書支撐;③診斷關聯;④專利連結(Hatch-Waxman);⑤生物類似藥的專利舞蹈;⑥薄標籤。
- 現代生物藥的專利寫法已變 → ADC、CRISPR、CAR-T、mRNA、LNP 每一件都是「組件」的組合,claim 必須逐一描述組件;而組件分屬不同公司,就產生了 cross-licensing 與併購,也產生了 CRISPR 那種平台專利戰。
Key Terms 關鍵術語
| English | 中文邏輯 |
|---|---|
| Litigation(infringement) | 告對方侵權,救的是「這件產品有沒有落入我的 claim」。 |
| Invalidation(validity) | 攻擊專利本身,問「這件專利當初應不應該被授予」。 |
| PTAB | 美國專利審訴委員會,處理 IPR/PGR 等行政無效程序;不是法院。 |
| CNIPA | 中國國家知識產權局,專利審查+複審+無效宣告;不是法院。 |
| IP Court(知識產權法院) | 北京、上海、廣州三大知識產權法院,專利一審。 |
| SPC(最高人民法院) | 專利二審與終審;2018 年設立知識產權法庭,統一專利終審。 |
| Unified model | 美國制:有效性與侵權在同一程序、同一法院一併審理。 |
| Bifurcated model | 中國制:法院只管侵權,有效性交給 CNIPA 走行政程序。 |
| Discovery | 美國的證據開示程序;中國法院無 discovery,這是訴訟策略差異的根源。 |
| Markedly different characteristics | Myriad 測試:與天然物在結構、功能或性質上有顯著差異,才脫離「自然產物」。 |
| Patent eligibility(§101) | 專利適格性:抽象概念、自然法則、自然現象本身不可專利。 |
| Claim breadth 與 written description | claim 寫得越寬,說明書支撐越薄;兩者是拉緊的關係。 |
| Hatch-Waxman/patent linkage | 美國橙皮書制度:仿製藥須逐件聲明,藥企 45 日內可提起訴訟。 |
| Orange Book | FDA 批准藥物所對應專利的名單;仿製藥的聲明義務範圍。 |
| Patent dance | 生物類似藥上市前的自願性專利交換與協商流程,非強制(Sandoz v. Amgen)。 |
| Skinny label | 薄標籤:只保留未經專利保護的適應症以避開侵權,但宣傳不能暗示。 |
| Induced infringement | 誘導侵權:薄標籤若在宣傳上推薦被專利適應症,仍可能敗訴(Teva、Amarin)。 |
| DABUS | AI 自主發明案;多國已裁明 AI 不能為 inventor。 |
| Article 2.2(中國專利法第2條第2款) | 中國對軟體專利的判準:須為「技術方案」,即使未指定應用領域仍可能准。 |
| Interference | 美國兩造主張「同一專利發明」的對決程序;CRISPR 案的戰場。 |
| Reasonable expectation of success | 顯而易見性判準:領域內技術人員是否會有「合理成功的預期」。 |
US 法院體系 兩制法院架構
本講的判例多為美國判例,所以必須先看懂美國架構:行政與司法雙軌。
| Branch | Bodies | 功能 |
|---|---|---|
| Administrative | USPTO · PTAB | 審查、複審、無效宣告(invalidation through PTAB) |
| Judicial | US District Courts → Federal Circuit → US Supreme Court | District Court 一審專利訴訟;Federal Circuit 對全國專利上訴案有管轄權;Supreme Court 就重大法律問題作最終仲裁 |
| 州法院(平行) | State Supreme Court · Intermediate Appellate Courts · State Trial Courts | 州層級體系存在,但聯邦專利案不進州法院 |
中國知識產權法院體系
中國在2014–2018 年三波重建了專利訴訟架構,日期本身就解釋了結構:
- 2014 → 北京、上海、廣州設立 IP Courts 作為專利案件一審機構,與各省 High Court 並列。
- 2017–2018 → 設立 18 個地方 IP Tribunals:成都、武漢、合肥、福州、西安、南昌、南京、蘇州、鄭州、天津、長沙、長春、杭州、寧波、濟南、青島、深圳、蘭州,另加北京互聯網法院。
- 2018 → 最高人民法院設立 IP Tribunals,統一專利二審與終審。
- CNIPA 完全在法院體系之外——它做審查、複審與無效宣告,屬行政程序。
Litigation vs. Invalidation 核心對照
| Aspect | Litigation(Infringement) | Invalidation(Validity) |
|---|---|---|
| Forum(US) | Federal District Court | PTAB(IPR/PGR)或在訴訟中一併提出 |
| Forum(China) | IP Court(如北京、上海) | CNIPA |
| Initiated by | 專利權人,對侵權人提起 | 第三方,或被控侵權人反訴 |
| Focus | 產品或製程是否落入專利範圍之內 | 這件專利是否本應被授予 |
| Outcome | 賠償、禁令 | 維持/修改/撤銷 |
策略上的直接後果:既然被告方可以反訴無效,專利權人一旦提起侵權之訴,就自動把自己賴以生存的專利的有效性暴露出去。所以實務上多數和解都是按兩個問題疊加的風險定價,而不是只看其中一個。
合軌 vs. 分軌:為何機構分軌會改變策略
| 美國 | 中國 | |
|---|---|---|
| Administrative | USPTO:審查、複審,經 PTAB 進行無效宣告 | CNIPA:審查、複審、無效宣告 |
| Litigation | District Court 一審;Federal Circuit 對全國專利上訴有管轄權,並決定 USPTO 上訴;最高法院作最終仲裁 | Intermediate IP Court 一審;Beijing IP Court 決定 CNIPA 上訴;最高法 IP Court 為專利統一終審 |
| Model | Unified:有效性與侵權在同一程序中裁決 | Bifurcated:侵權由法院處理,有效性由 CNIPA 另行處理 |
| Discovery | 有 discovery | 無 discovery |
六類生物科技糾紛
| # | Dispute type | 它問的問題 |
|---|---|---|
| 1 | Patent eligibility of nature | 「你能不能專利一個基因?」——專利適格性(§101/自然法則) |
| 2 | Claim breadth & written description | 「幾個例子能不能支撐整類抗體的專利?」——說明書支撐 |
| 3 | Diagnostic correlations | 「醫學發現怎麼保護?」——診斷方法的可專利性 |
| 4 | Hatch-Waxman/patent linkage | 學名藥 vs. 原研藥的上市前對決 |
| 5 | Biosimilars litigation | 「專利舞蹈」(the patent dance) |
| 6 | Skinny label litigation | 仿製藥廣告怎麼寫才不侵權 |
類型 1 —— 自然物的專利適格性
自然產物、自然現象與抽象概念都被排除在專利客體之外。對生物製藥公司而言,問題永遠是同一個:claim 的標的是疊在自然之上,還是已經被改造得足以脫離自然?
| Claim | 美國 | 中國/歐洲 |
|---|---|---|
| 新發現的細菌及其固有性質 | US is OK | CN 與 EP not OK |
| 以給予化合物 A 治療癌症的方法 | US is OK | CN 與 EP not OK |
| 葉片可治病的植物 | 自然現象,不可專利 | 同樣排除 |
| 人工「合成」的 clone | 人工製品,與天然對應物不同 | — |
| 生物標記與疾病之間的關聯 | 自然關聯本身不可專利 | 同樣風險 |
類型 2 —— claim 廣度、說明書支撐與可實施性
範圍三角
claim 範圍是三方取捨,寫作就是選擇站在哪一點:
| 寫法 | 後果 |
|---|---|
| Too broad | 更容易覆蓋 prior art → 容易被無效;說明書支撐薄弱 |
| Too narrow | 對手容易 design around;覆蓋不到那麼多潛在侵權人 |
| Definite | 清楚界定發明;有說明書支撐;written description 成立 |
- claim 沒有描述抗體的結構,只描述它結合什麼——功能性 claim 不夠。
- 只揭露了 26 個例子,而可能的序列有數百萬種——構成 undue experimentation。
- 標準從此永久提高。這一頁的結論很直接:可實施性與說明書支撐的標準現在高得多,而舊的「newly characterised antigen」路徑已關。
類型 3 —— 抽象概念的司法例外
除了自然物,第二個法定排除是抽象概念。列舉的類別是:
| Abstract idea | 定義 |
|---|---|
| 數學演算法、公式 | Mathematical algorithms, formula |
| 組織人類活動或商業行為的方法 | Methods of organizing human activity or practices |
| 僅由電腦執行的抽象步驟 | Abstract steps merely performed by a computer |
| 基本經濟概念 | Fundamental economic concepts |
| 沒有具體或可觸形式的構想 | An idea with no particular concrete or tangible form |
類型 4 —— 專利連結/Hatch-Waxman
機制如何運作
整套制度最好理解為上市前的關卡。監管機構公布已批准參考藥所對應專利的「橙皮書」;仿製藥申請人必須就其中每一件作出聲明才能取得上市許可;若仿製藥聲稱某件列名專利無效或未被侵權,專利權人有一個短窗口提起訴訟;而決定仿製藥能否上市的,是訴訟結果而不是監管機構。
四類仿製藥聲明
| Category | 申請人的聲明 | Approval timeline |
|---|---|---|
| I | 沒有任何與原研藥相關的專利列於名單 | 立即 |
| II | 名單上的專利已過期或已被無效 | 立即 |
| III | 有列名專利,但該藥不落入專利範圍 | 立即,但須等到專利到期才可上市 |
| IV | 申請人認為列名專利無效或未被侵權 | 創新公司須在聲明公告後45 日內向人民法院提起訴訟或向 CNIPA 提出無效宣告;小分子有9 個月停留期 |
訴訟/異議之後會怎樣
| 結果 | Approval timeline |
|---|---|
| 仿製藥不落入專利範圍 | 正常行政審查程序(FDA review 可在專利到期前開始) |
| 專利被無效 | 正常行政審查程序 |
| 雙方和解 | 同上 |
| 仿製藥確實落入專利範圍 | FDA 審查不會開始,直到專利到期日之前才啟動 |
| 停留期內未作出裁決 | 同「落入範圍」處理:審查押後至專利到期前 |
中國那一頁補上讓制度運作的誘因:第一個成功挑戰的仿製藥獲得 6 個月 data exclusivity 與 12 個月 market exclusivity。這正是「搶第一」的獎勵,也是為何類型分析是一場競速而不是一張查核表。
中國首批專利連結裁判
- Roche v. Chugai(CN1938034B)—— eldecalcitol 與抗氧化劑的組合物,抗氧化劑用於防止降解為特定代謝物,且 12 個月後降解物含量≤1%。知識產權法院判 Roche 敗訴。
- Purdue(三件被主張專利)—— CN105267170B 與 CN102657630B 都用聚氧乙烯分子量與流變學來界定 oxycodone HCl 配方;CN101812065B 主張釋放≤25 ppm 14-hydroxycodeine ketone 的 oxycodone 緩釋基質。知識產權法院判 Purdue 敗訴。
Purdue 那一組的技術教訓值得抽出來:用量測窗口(分子量、流變、ppm 門檻)寫出來的 claim,數字很精確卻在法域上很脆弱,因為量測方法本身正是對方可以質疑的東西。
| Patent | 標的 | 北京 IP法院 | SPC(上訴) |
|---|---|---|---|
| ZL20080016902.7 | dapagliflozin propylene glycol hydrate 與賦形劑的速崩片劑/膠囊 | Infringes | UPHELD |
| ZL201210201489.X | 同一 hydrate,日劑量 0.1–750 mg/day,單次或分次給藥 | Infringes | UPHELD |
| ZL200780024135.X | 以圖 1 的粉末 X 射線繞射圖譜表征的晶型結構 | Infringes | OVERTURNED——晶型專利不符合在 CDE 平台登記的資格 |
類型 5 —— 生物類似藥與專利舞蹈
生物藥走的是與小分子不同的路:因為走的是 BLA 而非 NDA,而且參考藥品上市許可持有人稱為 RPS。
- 180 天通知。若生物類似藥要進入市場,製造商必須不遲於商業上市日前 180 天通知 RPS,並提供其製程專利(composition of matter、formulations、medical use、extraction methods for TCMs),前提是該藥已有 NDA/BLA 在案。
- 舞蹈是非強制的。由 Sandoz v. Amgen 確立,專利舞蹈是一個自願程序,用意是簡化訴訟。
- 生物類似藥申請人發起——向 RPS 提供其 aBLA 與製程細節。
- RPS 回應——提供一份它認為可能被侵權的專利清單,以及初步授權報價。
- 申請人回應——說明為何其產品不侵權,或為何這些專利無效/不可執行。
- 談判——數月之內進行一系列資訊交換,產出最終清單:立即訴訟(Phase i)的專利,以及較接近上市時才訴訟(Phase II)的專利。
類型 6 —— 薄標籤訴訟
Skinny label 是一種法規上的 carve-out:generic 或 biosimilar 申請移除被專利保護的適應症、保留未受保護的適應症,讓標籤不再寫在受保護的用途上。
| 原研生物藥標籤 | 仿製藥申請 | 獲批的薄標籤 |
|---|---|---|
| Indication A——高血壓 Indication B——心衰竭 (已專利) Indication C——腎臟 (未專利) | 移除 B → 可取得市場准入 | 保留 A 與 C |
目的是為未受專利保護的用途取得市場准入;對象是擁有多個適應症的 biosimilar;風險是宣傳若暗示了被專利的用途,即構成誘導侵權。
Part 3 —— 演進趨勢
趨勢 1 —— AI 與藥物發現
四個問題浮現:AI 能否為 inventor、AI 做出的發明歸誰、以及專利局是否接受以 in silico 數據取代真實實驗數據。
| Country / Region | Status | 摘要 |
|---|---|---|
| United States | AI Not Inventor | Thaler v. Vidal(2022):只有自然人可為 inventor;最高法院拒絕調卷,立場維持 |
| United Kingdom | AI Not Inventor | 最高法院2023:DABUS 不可被列為 inventor,因1977 年專利法要求自然人 |
| Europe(EPO) | AI Not Inventor | 依 EPC,只有具備「法律人格」(人)者為 inventor |
| Australia | AI Not Inventor | Full Federal Court 2022 推翻一審判決,裁定 inventor 須為自然人;高等法院拒絕上訴 |
| South Africa | Formally Accepted | 2021 年實際核發了以 DABUS 為 inventor 的專利,但該系統不實質審查 |
AI 發明要怎麼取得專利
這一頁的中國框架是本課最實用的部分。AI 演算法本身不適格;當你加上技術方案時才成為適格:
| 層級 | 意思 |
|---|---|
| “軟體”層 | 演算法與模型本身:neural networks、deep learning、genetic algorithms — NO,不適格 |
| “硬體”層 | 涉及硬件,以及為支撐 AI 功能而做的算力與資料資源分配 |
| 接入產品的實際應用 | 把演算法接入「自然世界」的應用:translation、self-driving、medical device 等;claim 必須顯示演算法與該應用領域技術特徵之間的直接技術關聯 |
實際例子 —— Google 的 Transformer
該頁複製了一個使用 self-attention 的序列轉導神經網絡 claim 的開頭(encoder 含self-attention sub-layer、decoder、編碼與生成),然後給出結果:在美國 ALLOWED,在中國被駁回(駁回決定 201880007309X)。同一件 claim,兩個專利局,相反結果——這是「AI 可專利性是法域特定」最乾淨的例證。
- 改善電腦本身。顯示演算法如何直接改善電腦的運作;最好做到硬件層面,顯示硬件資源如何被明確調度、減少或改善。
- 針對特定應用的改善。把實際應用寫進申請時的 claim(多寫幾種不同 claim);盡量提供實例與詳細說明,說明演算法如何與技術特徵或特定數據互動而產生特定技術效果;建立連結到實際有形輸入(自然語言文本、數據)的明確步驟;越具體、越多不同實例越好;並在說明書中解釋技術效果。
- 使用者體驗。若與使用者體驗相關,顯示演算法如何與技術特徵互動以改善體驗。
- Inventive step。顯示演算法如何造成該項改善的技術效果。
AI 對專利的其他影響
- 顯而易見性的標準。現在的「skilled person in the art」是誰?既然我們都因為 AI 而「更聰明」,inventiveness 的標準是否提高?這是 obviousness 問題的直接延伸。
- AI 算不算合法的 prior art?已有人在「污染」prior art,以阻止他人保護新發明。
- 數據保護。AI 訓練用的龐大數據集非常有價值,如何保護仍是開放問題——專利?商業秘密?版權?藝術家已在起訴 AI 公司;若使用大量病人數據,病人會不會也一樣做?
趨勢 2 —— 生物藥更複雜,IP 保護也必須更複雜
過去可專利的單位是一個小分子或一條生物序列;現在的單位是組件的組合,claim 必須把每一個組件都描述出來:
| 生物治療 | Distinct features |
|---|---|
| Antibody–Drug Conjugate | 抗體序列(VH/VL regions、Fc)、抗原標的、linker chemistry、payload、conjugation ratio、indication |
| CRISPR–Cas9 | Cas enzyme、guide RNA、delivery system、editing method、repair template、delivery system |
| Base / Prime Editing | Nuclease variant、fusion proteins、guide RNA design、editing method、delivery system(LNP) |
| CAR-T Therapy | CAR construct(編碼抗體結合區 + hinge + transmembrane + signaling domains 的 DNA)、T cell、vector、manufacturing |
| mRNA Vaccine | Antigen sequence、RNA design、delivery system(LNP)、dosing regimen |
| Multi-specific antibody | 抗體序列(VH/VL、Fc)、第一抗原標的、第一 linker chemistry、第一 payload、第二抗原標的、第二 linker chemistry、第二 payload 等 |
現在必須平行主張的清單:ADC、基因治療與基因編輯工具(CRISPR Cas9)、細胞治療(CAR-T)、mRNA 與 siRNA、以及藥物遞送平台(LNP)。
趨勢 3 —— 全球保護策略
- 要在全球層面協調專利保護策略,而不是逐個法域各自為政。
- 各國法規規則不同,而且有利於較早進入者——中國給先在中國申請者 PTE,甚至可能給完整的數據獨佔。
- 各法域的基因資訊隱私法律不同。
趨勢 4 —— 平台專利戰:CRISPR 故事
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| Jun 2012 → 25 May 2012 | UC Berkeley 的旗艦 CRISPR 論文「Jinek」發表(顯示 CRISPR-Cas9 在原核細胞有效) |
| 12 Dec 2012 | Broad 臨時專利申請(US provisional) |
| 16 Mar 2013 | AIA(America Invents Act)生效—— 先申請制實施 |
| Apr 2014 | UC Berkeley 獲授權 |
| 13 Apr 2015 | Grant —— Interference in fact(對決程序)成立 |
| 10 Sept 2018 | Broad 在 PTAB 勝訴 |
| 23 Apr 2019 | Broad 獲授權 |
| 2020 | Doudna & Charpentier 獲諾貝爾獎 |
| 28 Feb 2022 | Interference proceeding |
| 27 May 2025 | Vacated and Remanded(撤銷并发回重審) |
中文邏輯:專利是「主張」不是「權利」。生物科技糾紛歸納為六類——自然物的專利適格性、claim 廣度與說明書支撐、診斷關聯、專利連結、生物類似藥的專利舞蹈、薄標籤——每一類的勝負都取決於架構:中國把有效性(CNIPA)與侵權(知識產權法院)分軌,美國則合為一軌並由 Federal Circuit 全國統轄上訴,因此同一件專利在兩地會有不同解讀。