103 · L2 Patenting in Biotechnology

Master Logic 主線邏輯

• Patentability ≠ freedom-to-operate → Remdesivir / WIV 案例核心：能拿專利不代表能賣。
• Biotech eligibility trap → 專利卡在 judicial exceptions：laws of nature / natural phenomena / abstract ideas。

Key Terms 關鍵術語

Remdesivir Case Study Remdesivir 案例

• Gilead 專利 Remdesivir 組合物 + 用於冠狀病毒（SARS/MERS）之用途。
• Wuhan Institute of Virology 就 Remdesivir 用於 COVID-19 申請中國專利（2020 年 1 月 21 日）。
• Lesson → patentability ≠ freedom-to-operate：你可就他人分子的改良拿專利，但仍被其更廣化合物專利擋住無法上市。

Patent Eligibility — The Biotech Trap 專利適格性

• Eligible → 任何新而有用的 process、machine、manufacture、composition of matter。
• Exceptions → laws of nature、natural phenomena、abstract ideas。
• Myriad (2013) → isolated DNA 不專利（非 "markedly different"）；cDNA 可（非天然發生）。
• Ariosa v. Sequenom → 檢測胎兒 cffDNA 屬 "routine and conventional" → 不專利的 natural phenomenon。
• Fix → 整合入 practical application / markedly different characteristics / unconventional methods。

Obviousness & Enablement 顯而易見性與可實施性

• Obviousness (KSR v. Teleflex 2007) → teaching-suggestion-motivation + common sense；以 unexpected effect、synergy、teaching away、commercial success 克服。
• Written description + enablement → "how to make & use" 且無須 undue experimentation；biotech 用 biological deposits + sequence listings。

Patent Lifecycle 專利生命週期

Claims & Infringement 請求項與侵權

• Claims 定邊界 → 侵權＝全部 claim elements 具備（literally 或 equivalently）。
• A+B+C 侵權；A+B 不侵權；comprising 為開放式，加 element 不逃侵權。
• Patent linkage（Hatch-Waxman）→ 學名藥須認證（I–IV）；Paragraph IV＝「專利無效/不侵權」→ 訴訟觸發。

Biopharma Patent-Eligibility Problem Zones 生物製藥適格問題區

Abstract Ideas — The Third Exception 抽象概念例外

• 數學演算法 / 公式 / 關係
• 僅由電腦執行的抽象步驟
• 組織人類活動的方法
• 基本經濟實務或概念
• 人類心智步驟
• 無特定具體或有形形式的 idea

Myriad & Ariosa — The Natural-Product Cases 自然產物案例詳解

• Myriad (2013) → 發明涉及分離的 BRCA1 與 BRCA2 基因；雖結構上與天然基因不同（缺少共價鍵連結），但功能上未足夠不同以避免「不當壟斷未來這些基因的使用與研究」；最高法院：分離 DNA 不專利（非 markedly different），cDNA 可（非天然發生）。Myriad, 133 S. Ct. at 2111, 106 USPQ2d.
• Ariosa Diagnostics v. Sequenom（U.S. Patent No. 6,258,540）→ 檢測母血漿/血清中父系遺傳胎兒核酸（cffDNA）的方法；Federal Circuit 認實驗室步驟（擴增、檢測、關聯）屬 "routine and conventional"，claim 始於且終於自然發生現象，故唯一「發明」是發現自然現象 → 不專利。

Fix — How to Overcome 如何克服不適格

• 整合發明入 practical application。
• 展現 markedly different characteristics（結構、功能、性質）。
• 納入 unconventional features（如以新穎、非慣常方法純化/分離代謝物）。
• 具體做法：治療疾病、展現生物/藥理效應、限於有形物理產品、或限於真實世界實際用途。

Gilead's Remdesivir IP Stakes Gilead 的 Remdesivir 專利布局

Novelty Destroyers — The Disclosure Quiz 新穎性毀損測驗

Parts of a Patent Application & Who Files 專利申請組成與申請人

• 申請含：Title、Abstract、Description、Drawings、Claims。
• 申請後 prosecution 約 2–3 年（可 fast-track）：examiner 發 OA，applicant 回應，第二 OA / allowance，再 grant。
• 誰可申請？Registered patent agent / attorney，或（美國）發明人本人。

Claim Structure & The "Chair" Design-Around 請求項結構與椅子規避設計

• 結構：subject matter（前言）→ transition clause（"comprising"）→ elements（座、四腳、靠背）→ limitations（靠背連於座以靠背）。
• 加 limitation（如「支撐面小於 2×2 呎」）使 claim 優於 Prior Art 1 & 2 而有效——直到 Prior Art 3 出現同樣 limitation 才失效。

What You Do With a Granted Patent 獲證後用途

• Enforce → 告侵權者。
• 作為談判中的 leveraging tool。
• License 予他人。
• 用於 marketing 目的。

Term Extension & Total Market Exclusivity 期限延長與總市場專屬期

• 基礎 20 年之上可加 data / market exclusivity、orphan status、pediatric exclusivity——皆自基礎專利期起算。

The Patent Attorney / Agent 專利代理師

• Patent attorney / agent 是在專利局前代表客戶的專門法律專業；起草、申請與 prosecute 專利；處理 design / trademark 申請；檢索、due diligence、提供 IP 策略；異議已准專利。
• Patent agent = 專利局合格；Patent attorney = 律師（state bar）+ patent agent；Lawyer = solicitor / barrister（法院）。

Clinical / Business Logic 商業邏輯

• If Gilead IP → US 10,065,958（組成物, 2018）/ US 10,251,904（arenaviridae）/ US 16/265,016（coronaviridae 方法, allowed）。
• If WIV 中國專利（COVID-19 use, 2020-01-21）可專利但無 FTO：被 Gilead 化合物專利擋。
• If biopharm 創業 → 獲證專利是最有價值資產＝BD deal 本身；可 enforce / license / leverage。

Exam Focus 考點

• Patentability ≠ FTO：改進他人分子可拿專利，仍被基礎專利擋。
• method of treatment：US OK，CN / EP NOT。
• three exceptions：laws of nature / natural phenomena / abstract ideas。
• claim scope：too broad → invalid；too narrow → easy design-around。
• Myriad / Ariosa 細節：BRCA1/BRCA2、cDNA、cffDNA。
• 新穎性毀損：自身公開（含 3 天後刪除的論壇）即毀；lab notebook / filing 不毀。

Markush Claims Markush 權利要求 —— 一個共同結構撐起一大類

Markush claim 是化學與生物科技用來一次 claim 一大類化合物的方法。原文的條件簡短但嚴格 → 這一類必須有共同結構；共同結構核心就是「這是一條 claim，不是一張願望清單」的原因。

原文寫法：A compound of Formula I, wherein R1 is selected from …

• Formula I 提供共同骨架。
• R 基團的清單生成成千上萬個成員。
• 全部成員都由 Claim 1 覆蓋 → 這就是 Markush claim 的重點。

Genus vs Species genus 與 species —— 兩層 claim 結構

原文一句講清關係 → Claim 1 是 genus（那一類），Claim 2 是 species（其中一員）。

這與回形針那組 claim 是同一條梯 → 寬的 Claim 1，然後逐層收窄，每一層都是可退守的後備。

For Biologics 生物藥的結構表達方式不同

小分子用化學結構定義；生物藥要用「代替結構」的工具。原文給三種：

• Sequence listings → 核酸與蛋白質靠提交序列表識別。
• CDR 定義 → 「An isolated antibody comprising CDR1, CDR2, and CDR3, wherein …」。
• Vector / host cell claim → 同一發明在生物鏈下一層再 claim 一次。

Sufficiency 充分公開 —— genus 可以有多寬的上限

Markush 或 genus 的寬度不是免費的。原文對 sufficiency / enablement 的規則 → 本領域技術人員必須能做出整個 claim 範圍，不能只給一個例子。

• 只用一個實施例支撐的 genus → 暴露風險：claim 伸得比說明書教得遠。
• 越寬的類 → 需要的支撐越多。

Biological Deposits and Sequence Listings 生物保藏與序列表 —— 支撐工具

這兩個機制存在，正因為有些生物材料根本寫不成文字：

兩者都是 enablement 工具 → 讓 genus claim 在文字到不了的地方滿足 sufficiency，也是生物科技說明書與機械類說明書長得如此不同的原因。

Unpredictable Arts 不可預測領域 —— genus claim 的雙面刃

原文把生物與化學稱為 unpredictable arts → 小改動可能有大效果。對 genus claim 是兩面同時生效：

• 有利非顯而易見性 → 小結構改動帶來意外結果，正是 inventive step 分析所獎勵的。
• 不利 sufficiency → 小改動有大而不可預測的效果時，不能假設整個 claim 範圍都與你測過的那個例子一樣；genus 越寬，越難 enable。

Drafting Checklist 撰寫檢查清單

1. 這一類有沒有共同結構撐住？沒有就不是 Markush 類。
2. 可變基團（R 基團、序列、修飾）是否清楚定義 —— 而不是「不同」什麼？
3. 本領域技術人員能否做出整個範圍，抑或只做得到那個例子？
4. 類別中有沒有細胞、菌株、雜交瘤需要使用生物保藏？
5. 所有核酸與蛋白質是否都用序列表識別？
6. 後備是否已寫 → sub-genus、species、鹽、晶型、組合物、用途？